初審裁判字號：智慧財產法院 106 年度民專訴字第 34 號民事判決
- 一、帝寶公司、謝綉氣應連帶給付3,000萬元給賓士公司。
- 帝寶公司不得直接或間接、自行或委託他人製造、為販賣之要約、使用為上述目的而進口系爭產品之車輛頭燈產品及其他侵害系爭專利之產品。
- 帝寶公司應將系爭產品及其他侵害系爭專利之所有產品、半成品及專門用以製造該產品之模具或其他器具全部銷毀。
再審判決字號：智慧財產及商業法院 108 年度民專上字第 43 號民事判決
上訴爭議：
- 系爭專利D128047是否有應撤銷之原因？
- 爭議：系爭專利D128047與賓士公司於同日聲請之D128048號專利，是否違反核准時專利法第118條第1、2項禁止重複授與專利權之規定，而有應予撤銷之原因。
- 判決概述：系爭專利並未違反93年專利法第118條第1項、第2項規定。
048號專利有兩個視覺明顯之圓形燈泡，會對消費者產生「雙瞳」之視覺印象；系爭專利僅有一個視覺明顯之圓形燈泡，予以消費者「單瞳」之視覺印象，而車燈是否具「雙瞳」視覺效果，為一般消費者在選購車燈會考量並予以相當注意的特徵。依普通消費者選購商品時之觀察與認知，兩者外觀實質上並非相同或近似，故系爭專利並未違反93年專利法第118條第1項、第2項規定。
- 爭議：系爭專利是否欠缺創作性，而應予撤銷?
- 判決概述：被證3、被證4、被證5、或被證6不足以證明系爭專利不具創作性。
2.系爭產品是否落入系爭專利之範圍而侵害系爭專利?
共同特徵：
差異特徵：
- 判決概述：共通特徵中，特徵a、b、c、d、e位於該燈罩前方表面且所佔視覺面積明顯，屬於該車輛頭燈產品「正常使用時易見部位」，易引起普通消費者注意。差異特徵「g.背面右側之圓盤」係設於該產品之後方，而「h.第一部件左側外緣」及「i.第二部件底緣」皆為燈罩形狀為局部之略微改變，為普通消費者不易注意的部位，不影響整體視覺效果。
3.賓士公司提起本件訴訟，是否違反民法第148條規定？
-
- 帝寶公司主張：
為防止德國立法機關將維修免責條款入法，德國汽車製造商於2003年公開承諾「不會妨礙零件市場的競爭，而且也不會應用保護法與獨立的工廠及獨立的零件貿易商爭奪市場占有率」，並且在承諾後十餘年均予遵守。
帝寶公司產生合理信賴賓士公司不會行使系爭專利權，而投資副廠車燈之生產，直到歐盟於2014年5月撤回維修免責條款之後，賓士公司乃違反其過去承諾開始對帝寶公司提告，顯然違反誠信原則。
- 判決概述：
德國汽車製造商於2003年所為之上開承諾，係對德國立法者所為，僅具有政治上性質，並不能認為對於賓士公司產生法律上之拘束力，甚至認為具有永久性、全球性之法律上效力。
且承諾並非針對帝寶公司侵害系爭專利權之表示，又歐盟執委會已於2014年5月撤回維修免責條款之提案，故是否在專利法或競爭法中納入維修免責條款，仍屬各國立法機關之政策決定（包含維修免責條款是否有溯及既往之效力），帝寶公司主張賓士公司行使系爭專利權之行為，不違反民法第148條之誠實信用原則。
4.賓士公司提起本件訴訟前兩年之損害賠償請求權，是否已經罹於消滅時效?
-
- 帝寶公司主張：賓士公司於103（2014）年10月20日已發函通知帝寶公司主張本件侵權事實，惟遲至106年3月9日始提起本訴，賓士公司就起訴日前2年之損害賠償請求權時效已消滅。
- 判決概述：
民法第197條第1項規定：
「因侵權行為所生之損害賠償請求權，自請求權人知有損害及賠償義務人時起，二年間不行使而消滅，自有侵權行為時起，逾十年者亦同」
賓士公司於103（2014）年10月20日發函通知帝寶公司，主張帝寶公司於103年9月18日法蘭克福車展時，在展位所提供之產品目錄內有侵害戴姆勒公司5件德國設計專利權之產品，請求帝寶公司應立即停止該等產品之廣告及行銷行為。
賓士公司是依帝寶公司產品目錄之照片，主張帝寶公司之車燈產品可能涉及侵害其德國專利權，並不包含我國之系爭專利案號，也並未實際購得系爭產品實物進行侵權比對。
在未取得產品實物，尚難認定賓士公司已明確知悉帝寶公司侵害系爭專利權之事實，且依專利法之屬地主義原則，在各國申請取得之專利權，分屬不同之權利客體，各國專利法對於侵害判斷及標準也未必一致，自難認定賓士公司在本件起訴前2年之損害賠償請求權已罹於消滅時效。
5.賓士公司得請求帝寶公司損害賠償之金額為何？
現行專利法第120及142條則規定，新型及設計專利之侵害準用專利法第96條第2項以及專利法第142條準用同法第96條、第97條第1項第2款、第2項之規定：
「發明專利權人對於因故意或過失侵害其專利權者，得請求損害賠償。」；
「1. 依前條請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：
二、依侵害人因侵害行為所得之利益。
2.依前項規定，侵害行為如屬故意，法院得因被害人之請求，依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過已證明損害額之三倍。」
- 賓士公司請求：
依專利法、民法及公司法第23條第2項規定，原判決駁回賓士公司請求請求帝寶公司排除侵害，以及損害賠償責任（連同懲罰性損害賠償）之3,000萬元，應予廢棄。
- 帝寶公司主張：系爭產品已進行迴避設計，侵權行為並無故意；賠償費用應扣除製造模具以及認證等成本及費用共15,940,271元（上證76-1）。
- 判決概述：
關於損害賠償：
為保護專利權人之創新成果不致遭受不法之掠奪，及除去侵權行為人從事不法行為之誘因，對於成本及費用之扣除，理應採取較為嚴格之立場，即應限於與生產、製造系爭產品直接相關之成本及費用始得扣除，間接之成本及費用不得扣除。扣除費用判斷如下：
- 序號1 EMARK認證費用：系爭產品進行ECE認證服務之請款為158,000元（未稅），堪予採信。
- 序號2至序號8模具廠商開立之統一發票：得予認列扣除。
- 序號9至序號14模具設備自製費用：因記載之模具代號不相符，自無從採認，不得認列扣除。
- 序號10至13之模具費用：並無不可採信之處，堪信屬實，得予扣除。
綜上所述，帝寶公司得主張扣除之認證及模具費用為11,079,921元（15,940,271-4,860,350=11,079,921）。帝寶公司之系爭產品銷售額扣除認證及模具費用後為12,082,186元（23,162,107-11,079,921=12,082,186）。
關於懲罰性損害賠償：
帝寶公司為專營製造、銷售副廠車燈零件產品之製造商，與賓士公司為同業競爭之關係，應極為熟知各種廠牌之車燈外觀及相關專利權，縱使採取迴避設計，也僅能在細節上微調，外觀必然落入系爭專利之專利權範圍，顯然為故意仿製賓士公司之系爭專利車燈之外觀。
再者，系爭專利的德國對應案於103年間已在德國發生爭議，帝寶公司於106年3月24日收受本件起訴狀繕本之後，仍有製造銷售行為，帝寶公司就本件侵害專利權之行為主觀上具有故意，酌定已證明損害額1.5倍之賠償金即18,123,279元（12,082,186×1.5＝18,123,279），賓士公司逾此部分之主張，則屬過高。
總結
於再審判決中，賓士公司系爭專利並無應撤銷之事由，而帝寶公司、謝綉氣應連帶賠償之金額也維持於初審的判決1,812萬3,279元。
雖然初審以及再審的判決中，並沒有很大的歧異。但在此判決值得注意的地方在於訴訟過程中法院於設計專利是否侵權的評判依據。除了是產品的外觀（數量、紋路以及曲線）的比較，還會進一步評估相似特徵在產品上的位置以及比例，尤其是於消費者而言是否可以輕易的區辯。對於專利權人在伸張權利及產業進行產品設計，都是及需要關注的議題。
資料來源
https://law.judicial.gov.tw/FJUD/data.aspx?ty=JD&id=IPCV%2C108%2C%E6%B0%91%E5%B0%88%E4%B8%8A%2C43%2C20220714%2C2&fbclid=IwAR0AtqVO-giry0DCNwqrkxJyXqmPQQg9IpWSMHxuLOVCHdnXQZbwpg5txTU
By TINA
♦ 源道募集LINE好友中，首次加入將獲得85折優惠卷
