什麼是「美國臨時案」?
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A provisional application for patent is a U.S. national application filed under 35 U.S.C. §111(b). It does not require formal claims, an oath or declaration, or an information disclosure statement (IDS).
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臨時專利申請案不會被實質審查,也不會直接核准成為專利,真正可能核准的是之後提出的正式發明案(nonprovisional application)。
換句話說,美國臨時案的本質是:「先用較低門檻,把發明的技術內容『送進系統、鎖住日期』,之後再用正式案把權利範圍寫完整。」
美國臨時案與正式案:結構與時程比較
下表整理兩者在幾個關鍵面向上的差異,方便快速對照。
| 項目 | 美國臨時案 Provisional | 正式發明案 Nonprovisional |
|---|---|---|
| 法源依據 | 35 U.S.C. §111(b) | 35 U.S.C. §111(a) |
| 是否需要正式請求項 claims | 不必,僅需書面說明與必要圖式。 | 必須有至少一項請求項,且作為審查依據。 |
| 是否需要宣誓 / oath | 不需要。 | 通常需要發明人宣誓或替代聲明。 |
| 是否需要 IDS(先前技術揭露) | 不接受提交 IDS。 | 建議且常見會提交 IDS,以降低不揭露風險。 |
| 是否實質審查 | 不進行實體審查。 | 會由審查官依實體要件進行審查。 |
| 存續期間 | 自申請日起 12 個月,自動視為放棄。 | 無固定「存續」,視案件程序直到核准、放棄或駁回定讞。 |
| 是否可直接核准為專利 | 不行,必須透過後續正式案。 | 可以核准,進而取得專利權。 |
| 是否可主張他案優先權 | 不可主張任何先前(國內外)申請案優先權。 | 可以主張臨時案、先前美國案或外國優先權。 |
| 適用標示「Patent Pending」 | 可以在申請後於產品或文件上標示「Patent Pending」或「Patent Applied For」。 | 一樣可以,直到專利核准或案件終結。 |
申請美國臨時案的關鍵法律與期限
12 個月與 14 個月:時間軸
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A provisional application has a 12-month pendency from the filing date, and it is automatically abandoned by operation of law after that period.
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若要享有該美國臨時案的申請日,必須在這 12 個月內提出對應的正式發明案,並且在正式案中主張來自這一件臨時案的效力(claim the benefit under 35 U.S.C. §119(e))。
比較特別的是,現行規則容許「延後但不超過 14 個月」的補救機制:
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如果正式案是在臨時案 12 個月後才提出,但仍落在 14 個月內,申請人可以依 37 CFR 1.78 提出請願,聲明延遲為「非故意」並繳交請願費,有機會恢復臨時案申請日的效力。
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對 PCT 國際案而言,則是適用 PCT Rule 26bis.3 所提到的「due care」或「unintentional」標準,評估是否接受逾期優先權主張。
個人觀點:
美國臨時案的 12 個月,不應被當作「可以慢慢來的一年」,而是「幫你排好下一步時間表的一年」。**很多團隊把 12 個月當緩衝,結果研發、驗證、商務談判都拖延,等發現要寫正式案時已經接近或超過期限,只能靠「非故意延遲」請願補救,徒增風險與成本。
正式案主張美國臨時案的條件
要讓正式案真正取得「美國臨時案」的申請效力,不只要「時間對」,還必須「關係寫清楚、內容有支撐」:
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Formal requirements: The nonprovisional application must include a specific reference to the provisional application, usually in the Application Data Sheet (ADS), for applications filed on or after September 16, 2012.
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時點要求:主張 35 U.S.C. §119(e) 的效力,必須在正式案「仍待決」期間完成,且需要在下列二者中較晚者之內提出:
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正式案申請日起 4 個月內,或
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臨時案申請日起 16 個月內。
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Inventorship requirement: The nonprovisional application must have at least one inventor in common with the provisional application to claim its benefit.
內容面則有一個常被忽略但非常關鍵的點:
In order to obtain the benefit of the filing date of a provisional application, the claimed subject matter in the later filed nonprovisional application must be supported by the provisional application.
也就是說,你後來正式案的請求項,如果技術細節在當初的美國臨時案裡沒有充分描述,那就算主張了案號,也未必能吃到那個早期申請日。
申請日、書面說明與圖式:美國臨時案的技術內容要求
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A filing date will be accorded to a provisional application only when it contains a written description of the invention meeting the requirements of 35 U.S.C. §112(a).
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雖然法規允許就算沒有圖也可以取得申請日,但官方明確建議:凡是「理解發明所必要的圖式」,都應在申請當下一起附上,因為事後不得新增「新事項」,也不得對臨時案內容做實質修正。
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37 CFR 1.53(c) 更直接點出:臨時案不接受後續實質增補,只能為了符合法規作有限調整,不能用來「補寫技術」。
美國臨時案應該被當成「簡配版的正式案」,而不是「備忘錄」。
不少人以為臨時案可以先丟一份簡短簡報或構想摘要,之後正式案再慢慢補技術細節。但從 112(a) 與「不得新增新事項」的要求來看,如果美國臨時案裡沒有把發明的實施方式、關鍵參數、不同變形做足描述,未來正式案的新請求項很可能被認定「當初沒有支持」,等於形同沒有早点卡位。
美國臨時案的申請組成與實務細節
必備文件與費用
要讓美國臨時案真正「成案」,通常應具備下列要件:
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書面說明(specification):包含技術背景、發明概要與具體實施方式。
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必要圖式(drawings):凡有助於理解發明結構或流程的圖,宜一併繳交。
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發明人姓名與居住地資料:所有對發明有貢獻的人都應列為發明人。
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申請費(filing fee):依 37 CFR 1.16(d) 繳交。
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封面表(cover sheet / PTO-SB-16):明確標示為 provisional application,列出發明名稱、全體發明人、通訊地址、代理人資訊(如有)等。
若封面表或申請費延後繳交,雖然在一定條件下仍可能維持申請日,但會產生額外附加費(surcharge),也增加程序風險。
發明人與公開揭露的關係
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The provisional application must name all of the inventor(s); each inventor must have contributed to the invention disclosed.
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在美國制度下,發明人可以先公開揭露發明,再在 12 個月內提出美國臨時案,仍可利用 35 U.S.C. §102(b)(1) 提供的一年寬限期。
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但這種寬限期多數國家並不存在,因此若有意佈局歐洲、日本等地,應避免在提交任何專利申請(包括美國臨時案)之前先進行公開發表或販售。
若你的技術未來有國際佈局的規劃,美國臨時案最好是在「公開之前」就先送出,而不是依賴美國的一年寬限期。
對只在美國市場運作的團隊,這個寬限期可能是保命繩;但對真正要全球化的技術,過度依賴寬限期,常是之後無法在其他國家取得專利的真正原因。
「改請正式案」與專利期間:轉案 VS 以美國臨時案作為優先基礎
法律上有兩種處理路徑:
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在 12 個月內,直接「改請」:
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依 37 C.F.R. 1.53(c)(3) 提出可受理的請願,將臨時案轉成正式發明案。
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缺點:專利期間會自臨時案申請日開始計算,等於少了最多 12 個月可享有的專利保護期。
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先有臨時案,再另行提出正式案並主張臨時案效力:
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於 12 個月內提交新的正式案,並在 ADS 中主張先前臨時案的 119(e) 效益。
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專利期間則自正式案申請日起算,卻仍保留臨時案申請日作為先申請日使用,等於可以將保護期延長近一年。
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對多數申請人來說,「用正式案主張美國臨時案優先」比「直接改請」更符合商業利益。
除非是非常早期就確定要拿那一天當作整個專利生命週期的起點,否則多數情境下不建議輕易選擇改請,尤其是當研發仍持續進化、產品路線還在調整時。
美國臨時案的優點與風險:策略視角
官方列舉的主要優點
根據 USPTO 的說法,美國臨時案具有數個實務上的優勢:
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Provides simplified filing with a lower initial investment and gives 12 months to assess the invention’s commercial potential.
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Establishes an official U.S. patent application filing date for the invention.
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Permits authorized use of “Patent Pending” notice in connection with the invention for 12 months.
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Begins the Paris Convention priority year, enabling later foreign filings based on this date。
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讓申請人可在較早時間就對外推廣、展示、洽談商業合作,降低被他人搶先申請的風險。
對新創或中小企業來說,美國臨時案最大的價值,不是「省錢」,而是「買時間與彈性」。
這一年可以拿來:
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驗證技術可行性(技術風險)。
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測試市場、收集使用者與客戶回饋(商業風險)。
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整理競品與先前技術,為正式案做更精準的權利範圍設計(法務風險)。
如果團隊把美國臨時案當成「延後決策」的理由,而不是「提早規劃」的起點,這一年常常就被浪費掉。
典型風險與常見誤解
幾個在實務上經常看到的誤區:
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以為「只要有送一份東西叫臨時案」,未來正式案就一定吃得到那個申請日。
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實際上,必須要有 112(a) 的充分揭露,並且正式案的請求項要能被臨時案內容支持。
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忽略 12 個月期限,直到接近或超過期限才想到要寫正式案。
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結果不是來不及,就是得冒「非故意延遲」請願被駁回的風險。
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把美國臨時案的寬限期當成國際通則。
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造成在其他國家完全喪失申請機會,即使美國還有機會。
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把「Patent Pending」當作行銷口號,卻忽略 35 U.S.C. §292 對不實標示的罰則(每件商品最高 500 美元,且須有欺騙意圖)。
美國臨時案不是萬靈丹,它只是讓你有機會「更從容地做出好專利」。
真正能長期支撐技術優勢的,還是後端正式案的佈局品質:
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請求項如何切分主權利項與從屬項。
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是否有針對競品潛在繞道作好設計。
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是否有預留後續改良案、分案、連續案的空間。
如果只在乎臨時案「快」與「便宜」,卻沒有投資在內容品質上,反而可能把最關鍵的優先權機會用掉,等於自己把未來的防護網做到不完整。
小結:什麼時候該用「美國臨時案」?
綜合以上規則與實務經驗,「美國臨時案」特別適合以下情境:
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研發已經有可實作的核心概念,但商業模式與產品細節還在調整,希望先鎖申請日,再打磨正式案。
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即將投稿論文、參展、發表或對外簡報,擔心公開後影響後續專利取得。
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团队資源有限,不想一開始就投入完整正式案成本,但願意在一年內把內容補足。
不適合的情況則包括:
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技術內容已相當成熟,短期內就會上線或量產,且已有確定的全球佈局策略,此時直接寫一套完整正式案,反而可以提早進入審查。
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只想「掛名 Patent Pending」作為行銷噱頭,卻不打算後續跟進正式案,這種情況多半是浪費成本,也可能帶來不實標示的法律風險。
對多數技術團隊來說,美國臨時案最好被視為「一份認真撰寫、只是暫時少了請求項的正式案草稿」,而不是「隨手丟給 USPTO 的草稿」。只要用這個標準檢視,美國臨時案就會成為你專利策略中非常有力的一塊拼圖,而不是一張只求便宜的「安心符」。
參考資料
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