美國臨時案申請注意事項

美國臨時案完整指南|Provisional Application 核心規則、時程與實務心法、注意事項

什麼是「美國臨時案」?

  • provisional application for patent is a U.S. national application filed under 35 U.S.C. §111(b). It does not require formal claims, an oath or declaration, or an information disclosure statement (IDS).

  • 臨時專利申請案不會被實質審查,也不會直接核准成為專利,真正可能核准的是之後提出的正式發明案(nonprovisional application)。

換句話說,美國臨時案的本質是:「先用較低門檻,把發明的技術內容『送進系統、鎖住日期』,之後再用正式案把權利範圍寫完整。」

 


 

美國臨時案與正式案:結構與時程比較

下表整理兩者在幾個關鍵面向上的差異,方便快速對照。

項目 美國臨時案 Provisional 正式發明案 Nonprovisional
法源依據 35 U.S.C. §111(b) 35 U.S.C. §111(a)
是否需要正式請求項 claims 不必,僅需書面說明與必要圖式。 必須有至少一項請求項,且作為審查依據。
是否需要宣誓 / oath 不需要。 通常需要發明人宣誓或替代聲明。
是否需要 IDS(先前技術揭露) 不接受提交 IDS。 建議且常見會提交 IDS,以降低不揭露風險。
是否實質審查 不進行實體審查。 會由審查官依實體要件進行審查。
存續期間 自申請日起 12 個月,自動視為放棄。 無固定「存續」,視案件程序直到核准、放棄或駁回定讞。
是否可直接核准為專利 不行,必須透過後續正式案。 可以核准,進而取得專利權。
是否可主張他案優先權 不可主張任何先前(國內外)申請案優先權。 可以主張臨時案、先前美國案或外國優先權。
適用標示「Patent Pending」 可以在申請後於產品或文件上標示「Patent Pending」或「Patent Applied For」。 一樣可以,直到專利核准或案件終結。
 

申請美國臨時案的關鍵法律與期限

12 個月與 14 個月:時間軸

  • A provisional application has a 12-month pendency from the filing date, and it is automatically abandoned by operation of law after that period.

  • 若要享有該美國臨時案的申請日,必須在這 12 個月內提出對應的正式發明案,並且在正式案中主張來自這一件臨時案的效力(claim the benefit under 35 U.S.C. §119(e))。

比較特別的是,現行規則容許「延後但不超過 14 個月」的補救機制:

  • 如果正式案是在臨時案 12 個月後才提出,但仍落在 14 個月內,申請人可以依 37 CFR 1.78 提出請願,聲明延遲為「非故意」並繳交請願費,有機會恢復臨時案申請日的效力。

  • 對 PCT 國際案而言,則是適用 PCT Rule 26bis.3 所提到的「due care」或「unintentional」標準,評估是否接受逾期優先權主張。

個人觀點:

美國臨時案的 12 個月,不應被當作「可以慢慢來的一年」,而是「幫你排好下一步時間表的一年」。**很多團隊把 12 個月當緩衝,結果研發、驗證、商務談判都拖延,等發現要寫正式案時已經接近或超過期限,只能靠「非故意延遲」請願補救,徒增風險與成本。

正式案主張美國臨時案的條件

要讓正式案真正取得「美國臨時案」的申請效力,不只要「時間對」,還必須「關係寫清楚、內容有支撐」:

  • Formal requirements: The nonprovisional application must include a specific reference to the provisional application, usually in the Application Data Sheet (ADS), for applications filed on or after September 16, 2012.

  • 時點要求:主張 35 U.S.C. §119(e) 的效力,必須在正式案「仍待決」期間完成,且需要在下列二者中較晚者之內提出:

    • 正式案申請日起 4 個月內,或

    • 臨時案申請日起 16 個月內。

  • Inventorship requirement: The nonprovisional application must have at least one inventor in common with the provisional application to claim its benefit.

內容面則有一個常被忽略但非常關鍵的點:

In order to obtain the benefit of the filing date of a provisional application, the claimed subject matter in the later filed nonprovisional application must be supported by the provisional application.

也就是說,你後來正式案的請求項,如果技術細節在當初的美國臨時案裡沒有充分描述,那就算主張了案號,也未必能吃到那個早期申請日。

 


 

申請日、書面說明與圖式:美國臨時案的技術內容要求

  • A filing date will be accorded to a provisional application only when it contains a written description of the invention meeting the requirements of 35 U.S.C. §112(a).

  • 雖然法規允許就算沒有圖也可以取得申請日,但官方明確建議:凡是「理解發明所必要的圖式」,都應在申請當下一起附上,因為事後不得新增「新事項」,也不得對臨時案內容做實質修正。

  • 37 CFR 1.53(c) 更直接點出:臨時案不接受後續實質增補,只能為了符合法規作有限調整,不能用來「補寫技術」。


美國臨時案應該被當成「簡配版的正式案」,而不是「備忘錄」。
不少人以為臨時案可以先丟一份簡短簡報或構想摘要,之後正式案再慢慢補技術細節。但從 112(a) 與「不得新增新事項」的要求來看,如果美國臨時案裡沒有把發明的實施方式、關鍵參數、不同變形做足描述,未來正式案的新請求項很可能被認定「當初沒有支持」,等於形同沒有早点卡位。

 


美國臨時案的申請組成與實務細節

 

必備文件與費用

要讓美國臨時案真正「成案」,通常應具備下列要件:

  • 書面說明(specification):包含技術背景、發明概要與具體實施方式。

  • 必要圖式(drawings):凡有助於理解發明結構或流程的圖,宜一併繳交。

  • 發明人姓名與居住地資料:所有對發明有貢獻的人都應列為發明人。

  • 申請費(filing fee):依 37 CFR 1.16(d) 繳交。

  • 封面表(cover sheet / PTO-SB-16):明確標示為 provisional application,列出發明名稱、全體發明人、通訊地址、代理人資訊(如有)等。

若封面表或申請費延後繳交,雖然在一定條件下仍可能維持申請日,但會產生額外附加費(surcharge),也增加程序風險。

發明人與公開揭露的關係

  • The provisional application must name all of the inventor(s); each inventor must have contributed to the invention disclosed.

  • 在美國制度下,發明人可以先公開揭露發明,再在 12 個月內提出美國臨時案,仍可利用 35 U.S.C. §102(b)(1) 提供的一年寬限期。

  • 但這種寬限期多數國家並不存在,因此若有意佈局歐洲、日本等地,應避免在提交任何專利申請(包括美國臨時案)之前先進行公開發表或販售。


若你的技術未來有國際佈局的規劃,美國臨時案最好是在「公開之前」就先送出,而不是依賴美國的一年寬限期。
對只在美國市場運作的團隊,這個寬限期可能是保命繩;但對真正要全球化的技術,過度依賴寬限期,常是之後無法在其他國家取得專利的真正原因。

 


 

「改請正式案」與專利期間:轉案 VS 以美國臨時案作為優先基礎

法律上有兩種處理路徑:

  1. 在 12 個月內,直接「改請」:

    • 依 37 C.F.R. 1.53(c)(3) 提出可受理的請願,將臨時案轉成正式發明案。

    • 缺點:專利期間會自臨時案申請日開始計算,等於少了最多 12 個月可享有的專利保護期。

  2. 先有臨時案,再另行提出正式案並主張臨時案效力:

    • 於 12 個月內提交新的正式案,並在 ADS 中主張先前臨時案的 119(e) 效益。

    • 專利期間則自正式案申請日起算,卻仍保留臨時案申請日作為先申請日使用,等於可以將保護期延長近一年。

對多數申請人來說,「用正式案主張美國臨時案優先」比「直接改請」更符合商業利益。
除非是非常早期就確定要拿那一天當作整個專利生命週期的起點,否則多數情境下不建議輕易選擇改請,尤其是當研發仍持續進化、產品路線還在調整時。

 


 

美國臨時案的優點與風險:策略視角

官方列舉的主要優點

根據 USPTO 的說法,美國臨時案具有數個實務上的優勢:

  • Provides simplified filing with a lower initial investment and gives 12 months to assess the invention’s commercial potential.

  • Establishes an official U.S. patent application filing date for the invention.

  • Permits authorized use of “Patent Pending” notice in connection with the invention for 12 months.

  • Begins the Paris Convention priority year, enabling later foreign filings based on this date。

  • 讓申請人可在較早時間就對外推廣、展示、洽談商業合作,降低被他人搶先申請的風險。


對新創或中小企業來說,美國臨時案最大的價值,不是「省錢」,而是「買時間與彈性」。
這一年可以拿來:

  • 驗證技術可行性(技術風險)。

  • 測試市場、收集使用者與客戶回饋(商業風險)。

  • 整理競品與先前技術,為正式案做更精準的權利範圍設計(法務風險)。

如果團隊把美國臨時案當成「延後決策」的理由,而不是「提早規劃」的起點,這一年常常就被浪費掉。

 

典型風險與常見誤解

幾個在實務上經常看到的誤區:

  • 以為「只要有送一份東西叫臨時案」,未來正式案就一定吃得到那個申請日。

    • 實際上,必須要有 112(a) 的充分揭露,並且正式案的請求項要能被臨時案內容支持。

  • 忽略 12 個月期限,直到接近或超過期限才想到要寫正式案。

    • 結果不是來不及,就是得冒「非故意延遲」請願被駁回的風險。

  • 把美國臨時案的寬限期當成國際通則。

    • 造成在其他國家完全喪失申請機會,即使美國還有機會。

  • 把「Patent Pending」當作行銷口號,卻忽略 35 U.S.C. §292 對不實標示的罰則(每件商品最高 500 美元,且須有欺騙意圖)。


美國臨時案不是萬靈丹,它只是讓你有機會「更從容地做出好專利」。
真正能長期支撐技術優勢的,還是後端正式案的佈局品質:

  • 請求項如何切分主權利項與從屬項。

  • 是否有針對競品潛在繞道作好設計。

  • 是否有預留後續改良案、分案、連續案的空間。

如果只在乎臨時案「快」與「便宜」,卻沒有投資在內容品質上,反而可能把最關鍵的優先權機會用掉,等於自己把未來的防護網做到不完整。

 


 

小結:什麼時候該用「美國臨時案」?

綜合以上規則與實務經驗,「美國臨時案」特別適合以下情境:

  • 研發已經有可實作的核心概念,但商業模式與產品細節還在調整,希望先鎖申請日,再打磨正式案。

  • 即將投稿論文、參展、發表或對外簡報,擔心公開後影響後續專利取得。

  • 团队資源有限,不想一開始就投入完整正式案成本,但願意在一年內把內容補足。

不適合的情況則包括:

  • 技術內容已相當成熟,短期內就會上線或量產,且已有確定的全球佈局策略,此時直接寫一套完整正式案,反而可以提早進入審查。

  • 只想「掛名 Patent Pending」作為行銷噱頭,卻不打算後續跟進正式案,這種情況多半是浪費成本,也可能帶來不實標示的法律風險。

對多數技術團隊來說,美國臨時案最好被視為「一份認真撰寫、只是暫時少了請求項的正式案草稿」,而不是「隨手丟給 USPTO 的草稿」。只要用這個標準檢視,美國臨時案就會成為你專利策略中非常有力的一塊拼圖,而不是一張只求便宜的「安心符」。

參考資料

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源道專利商標事務所首席專利工程師廖光陽