專利改請制度大解析

專利改請制度大解析

專利改請制度是什麼?

企業之研發結晶交付給事務所進行申請之際,申請人與事務所不可避免會面臨探討一個問題:

申請哪種專利比較適合?

  • 是專利權年限較長之發明專利?
  • 或是審查周期相對快速的新型專利?
  • 申請了發明專利是否還須申請外觀專利呢?
  • 是否能夠同時提出發明與新型專利?

 

這個問題其實並沒有標準答案,仍需視創作主體、各國法制規定、產品更新周期長短的變因來做綜合考量,因此有時確實也不是三種專利種類擇一的單選題而已,更甚者,在申請提交後申請人仍有機會改變所申請專利的種類。

因此如何於申請階段或答辯階段,因應企業的需求及官方審查狀況,靈活運用不同種類的專利制度,擬定合宜之應對策略,將成為企業成功取專利權之關鍵之一。

以下介紹申請熱門國家之專利改請制度(主要聚焦於發明專利於申請階段受阻時之改請為新型的方案)

台灣

若原申請案准予專利者,改請的申請最遲應於准予專利之審定書或處分書送達前。若原申請案為發明或設計,而審定不准予專利者,改請的申請最遲應於初審、再審查審定書送達後2個月內提出。若原申請案為新型,而處分不准予專利者,改請的申請最遲應於不予專利之處分書送達後30日內提出。

改請之態樣有:
A.不同專利種類間之改請:
a. 發明改請新型。 b. 發明改請設計。 c. 新型改請發明。 d. 新型改請設計。 e. 設計改請新型。

B. 相同專利種類之改請:
a. 獨立設計改請衍生設計。 b. 衍生設計改請獨立設計。

中國

並無改請的制度。只能引用國內優先權重新申請。
惟設計專利並無國內優先權制度適用。

德國

並無改請的制度。但有類似案型,稱之為“ Spliting off ”的衍生新型案件,最晚必須在最早德國發明案申請日起10年提出,最晚也必須在德國發明案終止(ex. 撤回, 或異議程序終止)後的2個月內提出。衍生新型案享有母案的優先權,因此實務上以下情況經常運用衍生新型專利:

(a)審查時程過長的發明專利,而專利權人急欲行使專利權時;
(b)發明專利因接獲審查意見被駁,引證資料經確認不對新型專利構成威脅者。

衍生新型專利提出時可以修改權項內容(不能增加新技術特徵),因此更能夠參考習知技術內容,將權項內容規劃為更能涵括可能發生的侵權範圍內。

法國

新型申請日(優先權日)起16個月內可改請為發明;發明申請日(優先權日)起16個月內可改請為新型。

義大利

沒有期限。

日本

發明專利收到核駁審定(拒絕查定)3個月內(海外申請人為4個月)、或於發明申請日起9年6個月內 (取其短者)改請為新型。

新型可以改請發明,改請時間點必須滿足以下條件:

(1) 申請日起3年內

(2) 權利人未請求過技術評價書

(3) 他人請求過技術評價書,該技術評價報告書到達日起30日以內。

韓國

發明或新型專利收到核駁審定3個月內、或核准案於繳納領證費之前可互為改請。

越南

在核准或駁回審定前,發明新型都可互為改請。

泰國

發明公開前可改請為新型。新型在領證公告前可改請為發明。

馬來西亞

發明或新型專利於申請後,至遲於收到審查意見3個月內可互為改請。